Si estás por desarrollar (o ya desarrollaste) una invención, es probable que quieras divulgar esa innovación, mostrarla a potenciales clientes, presentarla en una feria, compartirla en redes, publicarla en un artículo o incluso “dejarla asentada” en una tesis o trabajo académico. El problema es que, en materia de patentes de invención, divulgar antes de presentar la solicitud puede ser una de las decisiones más costosas o perjudiciales. 

En este artículo te explico qué se considera divulgación pública, cuáles son sus consecuencias, qué pasa con los “períodos de gracia” y por qué esto puede afectar incluso tu estrategia internacional de protección. 

¿Qué es “divulgación previa” y cuándo se considera pública?

En patentes, una divulgación se considera pública por el solo hecho de haber estado disponible para ser consultada por cualquier persona, aunque haya que pagar para acceder, por ejemplo, un artículo científico de una revista paga, o bien ya sea accesible de manera presencial, y si bien puede que no esté disponible en Internet, por ejemplo, una tesis que está en una biblioteca universitaria pero consultarse con una visita in situ. En otras palabras: si alguien puede acceder a esa información, se presume que es pública.

Las consecuencias

Cualquier divulgación, total o parcial, sin importar quién la hizo, puede transformar lo desarrollado en estado de la técnica. ¿Y por qué importa? Porque el estado de la técnica es lo que tiene en cuenta el examinador de una oficina de patentes para evaluar si una invención cumple con requisitos esenciales de patentabilidad como:

• Novedad, es decir, que no exista algo igual antes;
• Actividad inventiva, y ello significa que no sea obvia para una persona versada en la materia técnica a partir de lo ya conocido.

Entonces, si un invento fue divulgado antes, esa misma divulgación puede ser usada para decir: “Esto ya estaba disponible” y con eso se puede rechazar la patente o limitar gravemente su alcance, de acuerdo a lo divulgado.

Ejemplos típicos de divulgación previa

Muchos inventores creen que “divulgar” es solo publicar un paper o subir un posteo técnico, aunque existen muchísimas situaciones que pueden contar como divulgación, como por ejemplo alguna de las siguientes:

• una nota en un periódico local,
• una presentación en una feria o exposición,
• un posteo en redes mostrando el funcionamiento,
• una muestra a inversores sin acuerdos de confidencialidad,
• un video demostrativo,
• una tesis consultable en biblioteca,
• un artículo científico de acceso pago.

En todos esos casos, si la información permite conocer la invención (aunque sea parcialmente), podría jugar en contra.

Períodos de gracia

Algunos países contemplan un período de gracia que permite presentar la patente después de una divulgación, sin que esa divulgación destruya la novedad, siempre que se cumplan determinadas condiciones y plazos.

Los plazos habituales están entre 6 y 12 meses.

• En muchos países de América y Oceanía, el plazo general suele ser de 12 meses.
• En Europa, Asia y África, el régimen varía entre 6 y 12 meses.
• Por ejemplo, en jurisdicciones como EPO (Europa), España, China y Rusia puede haber supuestos con plazo de 6 meses.
• En países como Japón, Corea del Sur, Turquía, Filipinas e India, el plazo suele ser de 12 meses.

Pero se debe tener en consideración que el alcance del período de gracia no es igual en todos lados, no siempre aplica a cualquier divulgación y suele requerir cumplir formalidades. Por eso, no conviene “confiarse” en que esta excepción puede no afectar a una divulgación previa. 

El problema que puede afectar a la prioridad internacional

Además de la patente local, muchas veces la estrategia es internacionalizar o lograr una protección internacional de la invención. Y ahí aparece un riesgo adicional, ya que la divulgación previa puede afectar una solicitud con prioridad internacional, o bien la posibilidad de patentar en países donde el período de gracia es más corto o no aplica de la misma forma. Recordemos que por el Convenio de París, el plazo de una prioridad es de hasta 12 meses. En la práctica, lo que te “salva” en un país puede no salvarte en otro.

Un consejo práctico: primero presentar la solicitud, después divulgar

La regla preventiva más útil es simple, en la medida de lo posible, no divulgar antes de presentar la solicitud de patente.
Si se necesita mostrar la invención, se debe intentar retrasar la divulgación lo máximo posible y/o usar acuerdos de confidencialidad (NDA). Y entre la dicotomía entre publicar o presentar una solicitud, se debe definir previamente una estrategia, ya en la gran la mayoría de las veces convendrá primero presentar una solicitud inicial y luego divulgar.

Checklist de preguntas antes de divulgar una invención

• ¿Esto podría permitir que alguien entienda cómo funciona mi solución?
• ¿Lo estoy mostrando a alguien sin confidencialidad?
• ¿Va a quedar algún registro (video, brochure, noticia, post)?
• ¿Estoy pensando en protegerlo en otros países?
• ¿Inicié la comercialización?

Si la respuesta es afirmativa a alguna de esas preguntas, es mejor consultar previamente, y analizar las posibles consecuencias.

Conclusión

La divulgación previa es uno de los motivos más frecuentes por los que una patente se debilita o es rechazada. Y lo más peligroso es que no siempre parece “pública” a simple vista, puede bastar con que haya estado disponible para cualquier persona; y tengamos en cuenta que los derechos de una patente siguen la regla de la territorialidad, por la cual, el derecho sólo estará vigente en los países o territorios donde se conceda la solicitud de patente, y en el resto del mundo podrá ser considerada como de dominio público, donde cualquier persona interesada podrá replicar la invención sin cometer infracción. 

Por último, si estás desarrollando una innovación y querés protegerla, lo ideal es planificar la presentación antes de divulgar, para no perder oportunidades (locales e internacionales) por un error claramente evitable.